马德里商标申请:通过 WIPO 提交国际申请

马德里商标申请允许符合条件的企业通过 Madrid System 在多个国家请求商标保护。Madrid System 是由 WIPO 管理的国际申请体系。企业无需从一开始就在每个目标国家分别提交申请,而是可以使用一份国际申请、一种语言和一套费用,在所选择的 Madrid 成员中请求保护。

来源:WIPO – How to file an international trademark application

马德里申请可以成为企业走出单一市场、进入多个国家时的实用路径。但它并不是自动的全球商标注册。每一个被指定的国家或地区仍然可以根据本地法律审查商标,提出驳回、要求补正,或允许第三方提出异议。

本文由 Tran & Tran 团队编写,旨在帮助企业了解马德里商标申请是什么、谁可以提交、申请流程如何进行、需要满足哪些条件、费用取决于哪些因素、何时适合使用 Madrid System,以及企业在提交国际商标申请前如何降低风险。

什么是马德里商标申请?

马德里商标申请是通过 Madrid System 提交的国际商标申请。该机制允许商标权利人通过 WIPO 管理的集中申请路径,在多个 Madrid 成员中请求商标保护。

Madrid System 的设立目的,是简化国际商标申请和管理。WIPO 表示,申请人可以通过一份国际商标申请,以一种语言和一套费用,在全部或部分 Madrid 成员中请求保护。

来源:WIPO – How to file an international trademark application

这并不意味着一次申请会自动在全球范围内产生商标保护。马德里申请是在所指定的国家或地区中提出集中保护请求。WIPO 完成形式审查后,各被指定成员仍然可以根据本地法律审查该商标。

对于正在建立品牌保护基础的企业,在决定 Madrid 是否为合适路径之前,先了解什么是 trademark 以及为什么 trademark 注册重要是必要步骤。

马德里商标申请通常适用于已经有明确国际扩张计划、拥有合适基础商标,并已确定目标国家清单的企业。

谁可以提交马德里商标申请?

并非所有企业都可以立即提交马德里商标申请

要使用 Madrid System,申请人需要与 Madrid System 成员存在联系。这种联系可以基于国籍、住所,或在某一 Madrid 成员中拥有真实有效的工商营业场所。WIPO 还说明,申请人必须已经通过某一 Madrid 成员的知识产权主管机关提交或注册一件商标,即 basic mark,也称为基础商标

来源:WIPO – Madrid System

基础商标提交或注册所在的知识产权主管机关,被称为 Office of origin。国际申请需要通过 Office of origin 提交,该机关会确认部分信息后,再将申请转交给 WIPO。

来源:WIPO – Madrid filing basics

根据 WIPO 信息,Madrid System 目前有 116 个成员,覆盖 132 个国家,并代表超过 80% 的全球贸易

来源:WIPO – Madrid System members

广泛的覆盖范围使 Madrid 成为国际化企业具有吸引力的申请路径。但在制定 filing 策略前,仍需要仔细确认申请资格。

马德里商标申请与直接国家申请有什么区别?

马德里商标申请与直接向各国提交申请,是两种不同的海外商标保护路径。

在 Madrid 路径下,企业通过 Office of origin 提交一份国际申请,并指定希望获得保护的 Madrid 成员。这种方式有助于简化档案管理,减少重复申请,并使后续商标组合管理更加集中。

直接国家申请,是指企业直接向每一个目标国家的商标主管机关提交商标注册申请。当某一市场具有特别重要的商业价值、该国家不属于 Madrid System、企业需要本地化策略,或预计存在较高驳回风险时,直接国家申请可能更适合。

Madrid 对于多国保护策略可能更高效,但在某些情况下,直接申请可以提供更高灵活性。例如,企业可能需要为某个国家调整商品和服务描述,在重点市场紧急提交申请,或从一开始就更主动地控制当地驳回风险。

现实中的国际商标策略可以结合两种路径。企业可以对多个目标市场使用 Madrid,同时在需要特殊策略或特殊时间安排的国家直接提交申请。

通过 Madrid System 提交申请的主要优势

马德里商标申请的主要优势是管理效率。

企业可以通过一份申请、一种语言和一套费用,在多个 Madrid 成员中请求保护。这通常比使用多种语言、按照不同国家程序、通过多个申请系统分别准备申请更简单。

来源:WIPO – How to file an international trademark application

Madrid 还可以支持提交后的集中管理。企业可以在 Madrid 框架内处理某些变更、续展和后续指定,而不必完全在每个国家分别处理。

另一个优势是灵活性。如果企业后续扩展到其他 Madrid 成员,可以通过 subsequent designation 在原有国际注册后请求在更多市场获得保护。

Madrid 可能特别适合出口企业、SaaS 公司、科技企业、电商品牌、制造商、特许经营体系,以及计划分阶段进行国际扩张的企业。

但是,Madrid 的实际价值取决于基础商标质量、被指定国家、商品和服务描述,以及目标市场出现异议或驳回的可能性。

马德里商标申请的限制和风险

马德里商标申请并非没有风险。

第一个限制是,保护不会自动在每一个被指定国家生效。WIPO 进行形式审查,但各被指定成员仍然可以根据本国或地区法律审查商标。如果商标不符合当地要求,被指定主管机关可能作出驳回。

第二个风险是 provisional refusal,即临时驳回。驳回可能由于存在在先近似商标、缺乏显著性、文字具有描述性、商品和服务描述不清、形式问题,或第三方提出异议而产生。

第三个风险与基础商标有关。马德里申请依赖于 Office of origin 的基础申请或基础注册。提交前需要仔细审查这种关系,尤其是在基础商标较弱、正在被争议,或其范围小于预期国际策略时。

第四个限制是不同国家之间存在差异。同一商标可能在一个国家被接受,却在另一个国家因当地语言、在先权利、分类实践或显著性标准不同而被驳回。

因此,企业应将 Madrid 视为一种具有战略意义的国际 filing 路径,而不是只需填写表格的简单手续。

马德里商标申请的条件和要求

马德里商标申请通常需要若干核心要素。

企业需要拥有基础商标,即通过 Office of origin 提交的国家或地区商标申请,或已经取得的商标注册。WIPO 说明,国际申请需要提交给 Office of origin,也就是申请人已经提交或注册基础商标的主管机关。

来源:WIPO – Madrid filing basics

申请还需要准确的申请人信息、清晰的商标图样、商品和服务清单、被指定成员名单、费用支付,以及符合形式要求。WIPO 表示,其会检查国际申请是否满足形式要求,例如联系方式、至少指定一个 Madrid 成员、图像质量和费用支付。

来源:WIPO – Madrid filing basics

商品和服务清单应按照 Nice Classification 进行分类。这一步非常重要,因为保护范围很大程度取决于商品和服务的描述方式。

在某些情况下,可能还需要额外表格或声明。例如,WIPO 提示,如果请求在美国获得保护,可能需要 Form MM18,作为使用该商标意图的声明。

来源:WIPO – File an international trademark application

一份准备充分的 Madrid 申请,应确保基础商标、国际 filing 策略、目标市场和商业计划之间保持一致。

马德里商标申请流程步骤

Madrid 申请流程通常在正式提交之前就已经开始。

第一步是确认申请资格。申请人需要确认自己与 Madrid System 成员存在必要联系,并通过 Office of origin 拥有合适的基础商标。

第二步是审查基础商标。商标本身、权利人、商品和服务以及申请范围都需要仔细检查,因为国际申请必须与基础商标相关联。

第三步是在目标市场进行商标检索。这有助于识别可能导致驳回或异议的在先商标。

第四步是选择被指定成员。企业应根据收入、生产、分销、电商曝光、用户群体、投资人预期和恶意抢注风险,选择国家或地区。

第五步是准备商品和服务清单。清单应在商业上准确,并适合所选择的司法辖区。

第六步是通过 Office of origin 提交申请。Office of origin 会确认申请,并将其转交给 WIPO。

第七步是 WIPO 形式审查。WIPO 审查申请人信息、被指定成员、图像质量和费用支付等形式要求。

来源:WIPO – Madrid filing basics

第八步是国际注册和公告。如果符合形式要求,WIPO 会将商标记录在 International Register 中,并通知被指定成员。

第九步是各被指定成员进行审查。每一个商标主管机关都可以根据本地法律审查商标。

第十步是管理驳回、异议和保护声明。有些国家可能允许保护,而其他国家可能提出需要本地答复的问题。

提交 Madrid 申请前的商标检索

企业应在提交马德里商标申请前进行商标检索。

检索有助于识别可能阻碍注册、引发异议或影响品牌在目标国家使用的在先商标。检索不应只查找完全相同的名称。合适的检索需要审查相似拼写、相似发音、相似含义、翻译、音译、logo 元素以及相关商品或服务。

WIPO 的 Global Brand Database 允许用户检索来自多个国家和国际来源的商标数据。WIPO 也提示,虽然该数据库覆盖许多大型商标数据集,但在某些情况下,仍应进一步检索国家或地区知识产权主管机关的数据库。

来源:WIPO – Global Brand Database

对于计划国际扩张的企业,检索应在大规模投入包装、域名、应用 listing、marketplace 店铺、广告、分销协议或产品发布之前完成。

检索结果需要谨慎解释。并非所有近似结果都是严重障碍,但某些结果可能要求企业改变商标、调整商品和服务清单、排除某一国家、准备法律论证,或选择直接国家申请。

如何选择马德里商标申请中的指定国家?

国家选择是马德里商标申请中最重要的决策之一。

企业不应仅仅因为某个国家属于系统成员就指定该国家。每一个指定都会增加费用、管理责任和被驳回风险。被选择的国家应反映真实商业优先级。

重要因素包括企业在哪里销售产品、生产商品、储存库存、指定分销商、吸引用户、运营 marketplace 店铺、许可品牌、计划融资,或未来有扩张计划。

风险也需要被纳入考虑。一些市场之所以重要,是因为存在恶意抢注、假冒或分销商依赖风险。另一些市场则可能因生产地或重点电商区域而重要。

分阶段策略通常更实际。企业可以先指定核心市场,之后随着商业曝光增加,再通过 subsequent designation 增加国家。

Madrid 策略应保护真正重要的市场,而不是简单追求指定尽可能多的国家。

马德里商标申请费用及影响因素

马德里商标申请费用取决于多个因素。

WIPO 表示,提交 Madrid System 国际申请时需要支付相关费用,企业可以使用 WIPO 的费用计算工具估算费用。

来源:WIPO – Madrid System fees

影响费用的因素可能包括被指定成员数量、商品和服务类别数量、被指定成员是否收取 individual fees、商标是否为彩色、商品和服务范围,以及提交后是否需要在当地进行答复。

Madrid 可以降低行政复杂度,但并不会消除所有费用。如果某个被指定国家作出驳回,企业可能需要当地律师、翻译、法律论证、修改、证据或谈判。

专业服务费也可能取决于检索范围、策略审查、准备工作、申请协调、驳回监测和商标组合管理。

企业应要求清晰的费用明细,分别列明 WIPO 费用、官方费用、服务费用、当地律师费用、检索费用、翻译费用,以及提交后可能产生的费用。

马德里商标申请需要多长时间?

马德里商标申请的处理时间取决于多个阶段。

第一阶段是准备工作,包括资格审查、基础商标审查、商标检索、国家选择,以及商品和服务清单起草。

第二阶段是 Office of origin 的处理。时间会因相关主管机关和文件完整程度而不同。

第三阶段是 WIPO 形式审查。WIPO 会检查申请是否符合形式要求。如果存在 irregularities,企业可能需要修改或补充。

第四阶段是被指定成员审查。每个被指定国家或地区都可能适用自己的审查时间、异议规则和程序期限。

由于存在这些变量,企业不应认为提交 Madrid 申请后,就会立即在所有被指定市场获得可执行权利。申请日和国际注册具有重要意义,但本地审查和异议期限仍需要持续跟踪。

实际时间应根据具体 Office of origin、被指定国家、商标强度和驳回风险进行评估。

马德里商标申请中的 provisional refusal 是什么?

Provisional refusal 是被指定成员根据本地法律审查国际注册后提出的临时驳回。

驳回可能基于在先近似商标、缺乏显著性、描述性、商品和服务描述不清、形式问题或第三方异议。

Provisional refusal 并不一定意味着整件 Madrid 申请失败。某一被指定国家的驳回,不会自动影响其他所有被指定国家的保护范围。企业可能需要在该特定司法辖区进行答复,通常需要通过当地律师处理。

答复策略取决于驳回理由。可能的方式包括法律论证、缩小商品和服务范围、提交证据、协商共存协议,或在适当情况下接受部分驳回。

企业需要仔细监测驳回,因为每个国家都可能有自己的答复期限和程序要求。

面向初创企业、出口企业和电商品牌的马德里商标申请

马德里商标申请可适用于初创企业、出口企业、SaaS 公司、应用开发商、制造商、特许经营体系和电商品牌。

初创企业可能在设立海外办公室之前,就已吸引来自多个国家的用户。SaaS 公司可能从早期就服务国际客户。电商卖家可能通过 Amazon、Shopee、Lazada、TikTok Shop、Shopify 或其他 marketplace 运营,而品牌争议可能快速发生。

出口企业和制造商也可能需要在销售市场、生产地、分销商所在地区和高风险司法辖区保护商标。

对于这些企业,Madrid 提供了一条集中路径,用于在多个市场请求保护。然而,分阶段策略仍然非常重要。初创企业和成长型公司应优先保护核心品牌、重点市场和必要类别,然后再进一步扩展。

针对 founder 相关的品牌问题,企业也可参考 trademark lawyer for startups 相关内容,以了解权属、申请顺序、投资人尽调和早期商标策略。

什么时候应与马德里商标申请律师合作?

当申请涉及多个国家、商品和服务描述复杂、品牌价值较高、权属不清或驳回风险较明显时,企业应考虑与马德里商标申请律师合作。

当企业不确定基础商标是否合适、应指定哪些国家、Madrid 与直接国家申请哪种路径更好,或如何描述商品和服务以保持一致性时,法律支持尤其有价值。

如果企业有海外分销商、在国际 marketplace 上运营、面临恶意抢注风险,或需要协调一致的全球 filing 策略,律师也可以提供支持。

如果收到 provisional refusal 或异议,法律支持会更加重要。企业可能需要本地答复策略、证据、修改或谈判。

专业支持的目标不是保证一定注册成功。结果取决于 WIPO 的形式要求、当地商标主管机关、在先权利、第三方行为和每个案件的具体事实。其目标是减少可避免错误,并从一开始改善申请策略。

Tran & Tran 的马德里商标申请服务

Tran & Tran 支持企业在越南及亚洲其他司法辖区保护和管理知识产权。服务范围包括商标、专利、工业品外观设计、版权、商业秘密、权利执行、许可和知识产权组合策略。

对于马德里商标申请,支持范围可以包括申请资格审查、基础商标评估、商标检索、被指定国家选择、商品和服务策略、申请文件准备、Office of origin 协调、Madrid System 规划、provisional refusal 支持、当地律师协调、subsequent designation、续展监测、转让、许可和商标组合管理。

对于进入越南或东南亚的企业,Tran & Tran 可以协助本地商标申请策略、工业产权程序以及与相关主管机关协调。企业可参考如何向知识产权局提交申请了解更多当地知识产权申请程序背景。

对于计划进行更广泛国际扩张的企业,Tran & Tran 可以协助制定分阶段 filing 策略,结合 Madrid 申请、直接国家申请以及必要的本地保护措施。

结论

马德里商标申请可以成为企业通过 WIPO 集中体系,在多个市场请求商标保护的有效工具。该机制允许符合条件的申请人通过一份国际申请、一种语言和一套费用,在所选 Madrid 成员中请求保护。

但是,Madrid 并不是自动的全球保护。每一个被指定成员仍然可以根据本地法律审查商标,特定国家也可能出现驳回或异议。

有效的 Madrid 策略应从合适的基础商标开始,结合谨慎的商标检索、有计划的国家选择、准确的商品和服务描述、费用规划以及提交后的持续监测。对于进行国际扩张的企业,Madrid System 可能非常有价值,但应作为整体商标和品牌保护策略的一部分来使用。

马德里商标申请常见问题

什么是马德里商标申请?

马德里商标申请是通过 WIPO 的 Madrid System 提交的国际商标申请。该机制允许符合条件的申请人通过集中申请路径,在指定的 Madrid 成员中请求保护。

谁可以提交马德里商标申请?

申请人需要与 Madrid System 成员存在联系,并且必须已经通过该成员的知识产权主管机关提交或注册基础商标。

马德里商标申请是否等同于全球商标注册?

不是。Madrid 申请不是自动的全球商标注册。它是一种集中申请路径,允许申请人在指定 Madrid 成员中请求保护,但每个成员仍然可以根据本地法律进行审查。

Madrid System 中的基础商标是什么?

基础商标是通过申请人 Office of origin 提交的国家或地区商标申请,或已经取得的商标注册。Madrid 申请建立在该基础商标之上。

如何提交马德里商标申请?

通常,申请人准备国际申请,通过 Office of origin 提交,接受 WIPO 形式审查,之后由各被指定 Madrid 成员进行审查。

马德里商标申请费用是多少?

费用取决于被指定成员、商品和服务类别数量、WIPO 费用、individual fees、专业服务费、检索范围、翻译以及提交后可能出现的驳回或异议。

马德里商标申请需要多长时间?

时间取决于准备阶段、Office of origin 处理、WIPO 形式审查,以及各被指定成员的审查。每个国家或地区可能有自己的审查和异议时间。

马德里商标申请会被驳回吗?

会。被指定成员可以根据本地法律、在先权利、缺乏显著性、描述性、商品和服务描述不清,或第三方异议作出 provisional refusal。

提交 Madrid 申请后可以追加国家吗?

可以。在许多情况下,权利人可以通过 subsequent designation 请求在更多 Madrid 成员中获得保护,但需遵守 Madrid System 规则并支付相应费用。

提交马德里商标申请需要律师吗?

对于简单申请,律师并非总是强制要求。但当品牌具有较高价值、涉及多个国家、商品和服务复杂、驳回风险较高,或需要协调国际 filing 策略时,建议寻求专业支持。